Uw software buiten Nederland op de markt brengen? Dan kiest u waarschijnlijk voor een lokale partner; een distributeur. Met deze partij sluit u een distributieovereenkomst. In deel 2 van onze blogserie aandacht voor onder meer de volgende juridische aandachtspunten van distributieovereenkomsten: intellectuele eigendomsrechten, promotionele activiteiten en rechtskeuze.
Vorige week publiceerden we deel 1 van deze blogserie waarin we aandacht besteedden aan prijsafspraken, afnameverplichting en exclusiviteit. In deze blog intellectuele eigendomsrechten, promotionele activiteiten, rechts- en forumkeuze en de verhouding ten opzichte van de agentuurovereenkomst.
Intellectuele eigendomsrechten over de grens
In iedere distributieovereenkomst hoort een bepaling te staan over de intellectuele eigendomsrechten. U wilt immers niet dat de distributeur aan de haal gaat met uw intellectuele eigendomsrechten en knowhow.
In de distributieovereenkomst wordt daarom opgenomen dat de intellectuele eigendomsrechten bij de leverancier berusten.
Licenties
Er zijn verschillende licenties mogelijk. De meest gangbare licentie geeft de distributeur het recht om de software te mogen distribueren.
De distributeur kan ook het recht krijgen om (sub)licentie in eigen naam of in naam van de leverancier te verstrekken. Daarnaast zal een leverancier een licentie verstrekken aan de distributeur voor eigen gebruik, oftewel voor demonstratie-, en marketing of testdoeleinden.
Andere mogelijkheden zijn licenties:
om de naam of het merk van de leverancier te mogen gebruiken voor de promotie van de software;
om een erkenningsteken te mogen gebruiken;
voor het gebruik van namen en logo’s.
Wat als de distributeur ook software ontwikkelt?
Als de software van de distributeur een uitbreiding vormt of onderdeel uitmaakt van de software van de leverancier, dan zal dienen te worden bepaald bij wie de intellectuele eigendomsrechten daarop rusten: bij de distributeur of bij de leverancier.
Inbreuk monitoren
Voor leveranciers is het vaak wenselijk dat de distributeur een actieve rol speelt in het melden van inbreuk op intellectuele eigendom in zijn gebied. Zeker buiten de eigen grenzen is het lastig voor een leverancier om inbreuk te monitoren.
De distributieovereenkomst kan dan ook bepalen dat de distributeur:
inbreuk op de software van de leverancier dient te monitoren;
de schending van of niet naleving van de toepasselijke algemene voorwaarden door eindgebruikers monitort;
oneerlijke handelspraktijken van derden in de gaten houdt;
budget heeft om deze activiteiten tegen te gaan en te onderzoeken.
Marketing en promotie door de distributeur
De distributeur verplicht zich om zich in te spannen voor de verkoop van de software van de leverancier. Daarom is het logisch om bepalingen op te nemen over promotie en marketing.
Zo kunt u bijvoorbeeld van de distributeur eisen dat:
er een bepaald budget beschikbaar is voor promotionele activiteiten;
hij ieder jaar een marketingplan moet aanbieden;
er harde omzettargets moeten worden gehaald;
hij op beurzen/congressen moet staan om het product aan te prijzen.
De distributeur zal overigens eerder akkoord gaan met deze voorwaarden als hem tevens exclusiviteit is aangeboden (zie deel 1 van de blog).
De leverancier kan ook consequenties verbinden aan het niet nakomen van de targets of overige promotionele activiteiten. Denk hierbij aan het beëindigen van de overeenkomst of het ontnemen of beperken van de exclusiviteit van de distributeur.
De distributeur draagt hoe dan ook, dus ook zonder deze harde afspraken, een plicht om zich in te spannen voor de verkoop van de producten.
Toepasselijk recht en geschillen
De meeste distributieovereenkomsten zijn internationale overeenkomsten, omdat zij worden gesloten tussen partijen die in verschillende landen gevestigd zijn. In de distributieovereenkomst staat opgenomen welk recht de overeenkomst beheerst en welk forum met geschillenbeslechting wordt belast.
In een voorgaande blog hebben wij aandacht gevestigd op de 3 juridische aandachtspunten bij internationaal contracteren, waaronder het rechts- en forumkeuze. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar deze blog.
Ter aanvulling hierop adviseren we u om de volgende aandachtspunten mee te nemen in de keuze voor het rechtsstelsel en forum:
Welk rechtsstelsel is het meest gunstig?
De leverancier dient rekening te houden met de rechter die recht moet spreken.
De forumkeuze van partijen gaat meestal het aanhangig maken van een kort geding in Nederland niet tegen.
Bepaalde dwingendrechtelijke bepalingen blijven gelden (bijvoorbeeld agentuur-, consumentenrechtelijke en arbeidsrechtelijke bepalingen)
Wat zijn de kosten en wat is het tijdspad?
De kosten en doorlooptijd voor het procederen kunnen in landen enorm verschillen.
Is er behoefte aan geschilbeslechting middels arbitrage?
Afhankelijk van de arbitragevoorwaarden, kan het aantrekkelijker zijn om voor arbitrage te kiezen.
Agentuurovereenkomst
De agentuurovereenkomst heeft veel weg van de distributieovereenkomst. De agentuurovereenkomst kent echter een eigen wettelijk regime. De wet biedt de handelsagent op die manier bescherming.
Bij een agentuurovereenkomst bemiddelt een zogenaamde handelsagent op vaste basis tegen loon of provisie voor bijvoorbeeld een leverancier. Hij is daarbij niet ondergeschikt aan de opdrachtgever.
Het is ook mogelijk dat de handelsagent enkel orders bezorgt en zelf geen overeenkomsten sluit. Een groot verschil met de distributieovereenkomst, waarbij de distributeur zelf overeenkomsten sluit en het economisch risico hiervan draagt.
Bescherming handelsagent
De handelsagent wordt zoals gezegd beschermd door de wet. Bijvoorbeeld door minimale opzegtermijnen en schadeloosstelling bij beëindiging. De handelsagent heeft daarnaast een klantenkring opgebouwd en daarvoor betaalt de leverancier aan het einde van de agentuurovereenkomst een zogenaamde klantenvergoeding.
Distributieovereenkomst vs. agentuurovereenkomst
In beginsel wordt de distributieovereenkomst niet gezien als agentuurovereenkomst. De distributieovereenkomst kan echter wel als agentuurovereenkomst gekwalificeerd worden als de overeenkomst tussen de partijen voldoet aan de wettelijke eisen die gelden voor de agentuurovereenkomst
Een distributeur kan licenties van een softwareleverancier aan de eindgebruiker verkopen, waarbij de eindgebruiker een licentie afneemt van de leverancier. In dit geval speelt de distributeur een bemiddelende rol waardoor de lijn tussen een handelsagent en een distributeur komt te vervagen.
Het is in dit geval dan ook belangrijk om na te gaan of de distributeur niet als handelsagent aangemerkt moet worden. Zo ja, dan heeft dit belangrijke consequenties. Het is daarom raadzaam om een op te stellen distributieovereenkomst ook telkens juridisch te laten toetsen.
Met uw software het buitenland veroveren?
Dan heeft u in deze en de vorige blog kunnen lezen dat er belangrijke juridische aandachtspunten zijn waar u rekening mee moet houden als u met een distributeur in zee gaan. Mocht u op basis van deze blogserie vragen hebben of advies willen, dan kunt u contact opnemen met onze ICT-juristen via 010 2290 646.
Ontvang onze blogs in uw mailbox
Wilt u onze blogs gewoon in uw mailbox ontvangen? Meldt u zich dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.